Опуская основные оценочные критерии, зависящие от конкретных обстоятельств дела (дата приоритета, степень сходства), опираясь на превалирующую правовую позицию арбитражных судов, на поставленные вопросы следует ответить утвердительно.

Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на возникновение негативных тенденций в развитии судебной практики рассмотрения споров с участием коммерческого обозначения, выведенных в проблематику настоящей статьи.

Проблемные вопросы определяет, по-нашему мнению, фундаментальную оценку правового положения коммерческого обозначения в числе средств индивидуализации и крайне негативно сказывается на развитии данного объекта.

Практика не нашла однозначного ответа вопрос о распространении правовой охраны коммерческого обозначения на период до 01.01.2008 года (даты введения в действие Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сторонники отрицательной позиции, основываются на отсутствии нормативного регулирования такого объекта как коммерческое обозначение до введения в действие четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, что свидетельствует о том, что правовая охрана данному средству индивидуализации предоставляться ранее 01.01.2008 года не может (Постановление ФАС Уральского округа от 16.11.2009 №Ф09-3543/09-С6; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29.11.2010 по делу N А56-83163/2009).

Следует оговориться, что пока данная практика не нашла поддержки в других округах и, с нашей точки зрения, может быть подвергнута обоснованной критике.

При таком подходе, обладатели коммерческого обозначения, исключительное право на которое возникло ранее 01.01.2008 г., не могут в полной мере реализовать правила о временном приоритете, закрепленном в п.6 ст. 1252 ГК РФ. Подобная дискриминационная практика рушит равенство участников гражданского оборота в интеллектуальной сфере, а обладатели иных средств индивидуализации, необоснованно оказываются в привилегированной позиции, при том, что п.6 ст. 1252 ГК РФ не предполагает подобного дисбаланса.

Более того, пункт 64 совместного Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ №5/29 от 26.03.2009 гласит: исключительное право на коммерческое обозначение возникает с момента его фактического использования.

Что же касается нормативного регулирования, то гражданскому законодательству понятие коммерческого обозначения, без раскрытия его содержания, было известно и до 01.01.2008 года. Статьей 132 ГК РФ коммерческое обозначение представляло собой составляющий элемент предприятия, как имущественного комплекса, а ст. 1027 ГК РФ предусматривала возможность его передачи в рамках договора коммерческой концессии. Международное прав признало коммерческое обозначение ещё раньше, в пункте «viii» статьи 2 Конвенции 1967 года, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности содержится ссылка на этот объект прав.

Таким образом, позиция о правовой охране коммерческого обозначения и до введения в действие четвертой части ГК РФ представляется более обоснованной.

Следующая проблема, заключается в том что, коммерческое обозначение индивидуализирует не товар и даже не субъект правоотношений, как например фирменное наименование, а конкретно определенный законом объект – предприятие, причем ссылка на статью 132 ГК РФ, раскрывающую содержание предприятия как имущественного комплекса, толкуется судами по-разному.

Например, ФАС Московского округа в постановлении от 07.04.2010 № КГ-А40/2806-10 по делу № А40-9083/09-26-92 не усмотрел объекта для индивидуализации, сославшись на отсутствие регистрации права собственности на предприятие. Подобный подход, хоть и в меньшей степени, применен и в постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 августа 2010 года № 16 АП-1420/2009 (2) по делу № А22-218/2009.

Полагаем, что недостатки данной практики, ограничивающей применение норм о коммерческом обозначении для защиты собственных интересов, заключаются в неверном понимании воли законодателя. Навряд ли группа разработчиков четвертой части ГК РФ намертво стала бы привязывать действие коммерческого обозначения к регистрации предприятия как имущественного комплекса или выполнения иных формальных условий, связанных с определением содержания предприятия, одновременно признав, правовую смерть данного объекта в Концепции развития гражданского законодательства, которым предложено исключить предприятие из числа объектов недвижимости ввиду его непопулярности и неэффективности. Применительно к интеллектуальной собственности предприятие, скорее выступает как ориентир объекта – носителя коммерческого обозначения, а не буквальное его содержание. Иное толкование, опять же, приводит к неразумному, на наш взгляд. ограничению использования такого инструмента как коммерческое обозначение в интеллектуальных процессах субъектами малого и среднего предпринимательства, у которых зачастую нет всех элементов, присущих предприятию как имущественному комплексу.

Несмотря на то что, позиции Президиума ВАС РФ по урегулированию обозначенных противоречий, пока нет, многочисленные Определения ВАС РФ об отказе в передаче дел в Президиум, в которых избрана иная, более позитивная и справедливая позиция, свидетельствуют о положительном восприятии высшей судебной «тройкой» примененного толкования.

Оценивая ситуацию масштабно, выявленные противоречивые позиции, не находят массовой поддержки у судей.

Для защиты коммерческого обозначения, помимо приоритета, необходимо доказать наличие различительной способности обозначения. Оценка данного фактора производится, в основном, по аналогии с товарным знаком (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 04.05.2011 по делу №А63-18247/2009; постановление ФАС Уральского округа от 23.09.2011 №Ф09-5688/11 по делу №А60-38036/2010; постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2009г. по делу №А39-2867/2008-90/21).

Ограничений в средствах доказывания различительной способности действующее законодательство не содержит. Более того ВАС ещё в 2007 году разъяснил, что этот вопрос оценочный и может быть решен судом с позиции рядового потребителя (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122). Однако в последнее время всё популярнее ссылки в судебных актах на социологические опросы, лингвистические исследования и иные дополнительные доказательства, что в целом было поддержано высшей инстанцией в не совсем профильном Постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11.

Следует уделить некоторое время данному аспекту, т.к. в настоящее время наблюдается некоторое переориентирование судебной практики на более тщательное исследование вопроса о наличии различительной способности охраняемого обозначения. К примеру, кассационная инстанция поставила под сомнение отличительную способность обозначения, состоящего из слова «интерьер» в английском переводе, указав, что оно не несет в себе какой-либо уникальности и способность индивидуализировать именно предприятие истца (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.02.2010 по делу N А22-217/2009).

Случаи столкновения коммерческого обозначения с товарным знаком теперь уже не редки в судебной практике. Среди них можно выделить два дела, дошедших до Высшего Арбитражного Суда РФ без передачи в Президиум. Это дело из Самарской области, по которому правообладатель товарного знака не смог ничего сделать с самарской сетью магазинов, которая использовала свое коммерческое обозначение схожее до степени смешения с товарным знаком истца (Определение ВАС РФ от 28.06.2010 N ВАС-8458/10 по делу № А76-15256/2009-22-577).

И татарстанское дело об оспаривании решений антимонопольного органа ошибочно установившего неправомерное использование чужого товарного знака, салоном-магазином, действующим в городе с 2002 года. (Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11091/11 по делу N А65-16740/2010). По этим делам ответчики смогли доказать законное и более ранее использование собственного коммерческого обозначения, а не товарных знаков истцов.

Такие решения показывают пример успешного противостояния субъектов хозяйственной деятельности перед обладателями зарегистрированных товарных знаков. Залогом успеха в рассмотренных делах, явились открытая и активная деятельность, в первую очередь маркетинговая, обеспечившая хорошую доказательственную базу, подтвердившую позицию Ответчиков.

Для повышения стоимости собственного обозначения, а также увеличения шансов успешного противостояния в судебном процессе в деле о защите коммерческого обозначения, необходимо постоянное обеспечение доказательственной базы. Учитывая специфический порядок определения момента возникновения исключительного права и его поддержание в силе, сама деятельность предпринимателя и есть доказательственная база наличия у него охраняемого обозначения, как показывают приведенные примеры.

При ограниченном сроке хранения налоговых документов, очень затруднительно подтвердить использование обозначения более четырех лет подряд. В этом случае следует обратиться к запросам к контрагентам и клиентам о предоставлении сведений относительно сотрудничества в определенные периоды времени и обозначения использованного в правоотношениях.

При этом необходимо учитывать следующую особенность российского бизнеса. Мало кто использует одно и тоже юридическое лицо более трех лет подряд, продавая организацию в другой регион со сменой наименования, что влечет прекращение защиты фирменного наименования. Товарные знаки, кроме международных и признанных российских брендов, также в большинстве своем имеют достаточно поздние даты регистрации. Таким образом, у коммерческого обозначения при наличии доказательств ведения деятельности, достаточно хорошие шансы для защиты в суде, используя временной приоритет.

Следует отметить, что в случае успеха возникает возможность подачи в Палату по патентным спорам заявления об аннулировании товарного знака, как предоставленного с нарушением п.8 ст. 1483 ГК РФ, что имеет очень действенный эффект.

Коммерческое обозначение в первую очередь призвано обеспечить и защитить интеллектуальные права субъектов малого и среднего бизнеса, не имеющие в составе нематериальных активов зарегистрированные товарные знаки. Как показывает практика, коммерческое обозначение, при умелом обращении, может стать грозным оружием в конкурентной борьбе, как при нападении, так и защите собственного бренда. Развитие правоприменительной практики, по нашему прогнозу, будет идти по пути стимулирования участников к более активному вступлению в интеллектуальные правоотношения и более внимательному отношению к собственным репутационным активам.

Окончание статьи. Начало читайте здесь.

Смирнов Александр Андреевич,
юрист Казанского юридического центра.

Теги:  ВАС РФ  интеллектуальные споры  объекты интеллектуальной собственности

Подписаться на новости